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ACCIONES RECOMENDADAS PARA TITULARES DE MARCA

Propiedad Industrial Propiedad Intelectual

Cristina Jiménez Díaz

Miércoles, 03 Abril 2019

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ACCIONES RECOMENDADAS QUE DEBE TENER EN CUENTA CUALQUIER TITULAR DE MARCA ATENDIENDO A LA MODIFICACIÓN INTRODUCIDA EN LA LEY DE MARCAS

El pasado 27 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre por el que se modifica, entre otras, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Uno de los principales cambios afecta al trámite de oposición contra una solicitud de marca española. Así, la Ley de Marcas recoge en su artículo 21.3:

“A instancia del solicitante, el titular de la marca anterior que hubiera formulado oposición aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca posterior, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, conforme a lo previsto en el artículo 39, o de que han existido causas justificativas para su falta de uso, siempre que en dicha fecha de presentación o prioridad de la marca posterior la marca anterior lleve registrada al menos cinco años, conforme a lo previsto en el artículo 39. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición”.

Con esta redacción se establece la facultad del solicitante del registro impugnado de exigir al oponente que acredite el uso de los registros anteriores en base a los cuales ha formulado la oposición, si estos llevaran registrados más de 5 años. En el caso de que el titular de una marca anterior no logre probar el uso real y efectivo en el mercado se desestimará la oposición.

La gran incertidumbre es que a fecha de aprobación de la modificación de la ley desconocemos la forma y medios de cómo podrá acreditarse el uso, por lo que tendremos que esperar a que la reforma del Reglamento de la Ley se apruebe en los próximos meses para conocer dicha información.

Dicho lo anterior, desde esta Firma de abogado recomendamos:

Contar con un patrimonio marcario actualizado, en el que se protejan todos los productos y servicios que la empresa dispone en el mercado.
Verificar si la marca se encuentra registrada de manera distinta a como se encuentra en el mercado, es decir, si el registro de la marca es fiel al uso que se hace en el mercado.
Elaborar un dossier de pruebas de uso de sus signos en el que se incluya la documentación necesaria para probar el uso real y efectivo de la marca en procedimientos de oposición: Certificados, declaraciones juradas, catálogos, facturas, publicidad, etc..

Desde Fernández Palacios podemos revisarle su patrimonio marcario y comprobar que el mismo se adapta a las exigencias de la modificación de la ley.